국내 유명 연예기획사인 에스엠(SM) 엔터테인먼트는 2007년 7월 ‘소녀시대’라는 9인조 걸그룹을 대중에 공개하면서 ‘소녀시대’ 명칭도 상표로 등록했다.
그런데 A씨가 ‘소녀시대’라는 명칭을 의류나 놀이용구, 식음료제품 등에 사용하겠다며 상표 등록을 했다.
이에 SM엔터테인먼트는 2011년 12월 특허심판원에 A씨가 출원한 등록상표(소녀시대)를 무효로 해달라는 등록무효심판을 청구했다.
이를 심리한 특허심판원은 2012년 8월 소녀시대가 이미 국내 수요자인 대중에게 널리 알려진 상태였다며 SM의 심판청구를 받아들였다. 즉 A씨가 출원한 상표를 무효로 해야 한다고 결정하자, A씨가 반발해 소송을 냈다.
특허법원 제4부(재판장 한규현 부장판사)는 2013년 5월 A씨가 SM엔터테인먼트를 상대로 낸 ‘소녀시대’ 등록무효 청구소송에서 A씨가 출원한 상표와 SM이 출원한 ‘소녀시대’를 소비자들이 오인ㆍ혼동을 일으키게 할 염려가 없다며 원고 승소 판결했다.
재판부는 “A씨의 지정상품은 의류, 놀이용구, 식음료 제품들인 반면, SM의 ‘소녀시대’가 사용된 상품인 음반ㆍ음원과 대비할 때 상품의 품질, 용도가 다르고, 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등에서도 공통점이 별로 없어 두 상품이 서로 유사하거나 밀접한 경제적 관계가 있다고 보기 어렵다”고 판단해서다.
재판부는 또 “(걸그룹) ‘소녀시대’가 여러 가지 상품의 광고모델로 활동했다는 사정만으로, A씨가 제조하는 상품과 소비자들의 오인을 야기할 우려가 있다고 단정하기 어렵다”고 봤다.
하지만 대법원의 판단은 달랐다.
대법원 제3부(주심 권순일 대법관)는 A씨가 SM엔터테인먼트를 상대로 낸 ‘소녀시대’ 상표권 소송(등록무효)에서 원고 승소 판결한 원심을 깨고, “사건을 다시 심리 판단하라”며 원고 패소 취지로 특허법원으로 돌려보냈다고 20일 밝혔다. (2013후1207)
재판부는 “비록 ‘소녀시대’가 활동을 시작한 때로부터 등록상표서비스표의 등록결정일까지의 기간이 1년 6개월에 불과하지만, 같은 기간 전파력이 높은 대중매체를 통한 가수공연ㆍ음악공연ㆍ방송출연ㆍ광고모델 등의 활동과 음반ㆍ음원의 판매가 집중적으로 이루어졌던 점, 그룹가수의 명칭 ‘소녀시대’는 피고(SM엔터테인먼트)의 전체적인 기획ㆍ관리에 따라, 가수공연ㆍ음악공연ㆍ방송출연ㆍ광고모델 등의 활동에서 지속적이고 일관되게 사용됐다”고 말했다.
또 “‘소녀시대’ 명칭은 그룹가수 음반들의 판매량과 그에 수록된 곡들의 방송횟수 및 인기순위를 비롯해 관련 기사보도, 수상경력 및 다양한 상품의 광고모델 활동 등에서 보는 것처럼, 통상의 연예활동에서 예상되는 것보다 상당히 높은 수준의 인지도를 가지게 된 점 등을 알 수 있다”고 덧붙였다.
재판부는 “그룹가수 ‘소녀시대’의 명칭은 피고(SM)의 ‘음반ㆍ음원’ 등의 사용상품 및 ‘가수공연업, 음악공연업, 방송출연업, 광고모델업’ 등 관계거래자 이외에 일반대중에까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득했다고 봐야 한다”며 “원고의 상표(소녀시대)가 ‘면제 코트’ 등에 사용되면 출처를 오인ㆍ혼동하게 해 수요자를 기만할 염려가 있다”고 판단했다.
재판부는 “그런데도 원심은 피고의 ‘소녀시대’ 상표가 특정인의 상표로 알려진 정도를 넘어서 저명한 정도에까지 이르렀다고 볼 수 없다면서 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다고 판단하고 말았으니, 이러한 원심판결에는 저명상표 및 수요자 기만 상표의 해당 여부 판단에 관한 법리를 오해해 필요한 심리를 다하지 않음으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다”고 판시했다.
